专利权无效后实施费等可否作为不当得利处理

我国《专利法》第47条游离于交易安全价值和公平价值之间，因而使得条文缺乏可操作性，虽可通过法律解释克服这种缺陷，但为了给司法提供明确的裁判规范和为行为人提供明确的行为规范，有必要通过立法予以修正。【关键词】专利权无效/侵权损害赔偿/实施许可费/不当得利/整体性知识产权法 一、问题意识 作为一种竞争手段，专利权侵权诉讼中的被控侵权人、专利权许可使用合同中的被许可使用人或者转让权转让合同中的受让人常常请求宣告专利权无效，由此引发的问题是：专利权被宣告无效后，已经支付的专利权侵权赔偿费或者专利权使用费、转让费是否应当返还给被控侵权人或者被许可使用人或者专利权受让人？对此，我国《专利法》第47条规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。从解释论的角度看，该条规定包含以下四层意思： 一是专利权被宣告无效后，专利权视为从一开始就不存在，也就是说专利权从来就没有存在过，受该专利权保护的技术从一开始就是人人可得而自由使用的技术。 二是在专利权被宣告无效后，因为生效判决、调解书或者行政机关的决定书而支付的侵权损害赔偿或者因为合同已经履行而支付的专利权使用费或者转让费，无需返还给被控侵权行为人或者被许可使用人或者受让人，没有支付的侵权损害赔偿或者使用费或者转让费则无需再行支付。 三是因为专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。比如证据证明专利权人明知自己采用欺骗手段获得问题专利而许可他人使用或者转让给他人，由此给被许可使用人、受让人在投资、担保等交易中造成直接损害的，应该可以理解为专利权人的恶意给他人造成的损失，专利人应该予以赔偿。 四是如果专利权人不返还专利权侵权赔偿费、专利权使用费或者专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。比如，被许可使用人或者受让人花费巨大代价获得专利技术后，由于该专利属于问题专利而导致其产品在市场上毫无竞争力，不但没有营利，反而因为投资巨大而损失惨重，大概可以理解为这里所说的“明显违反公平原则的”。 由上可见，从立法目的上看，我国《专利法》第47条首要目的在于确保交易安全，但又试图兼顾公平目的。这一方面可以保护已经事实上形成的交易关系，从而避免为恢复原状而付出的更大成本，另一方面则可以实现特殊情况下的个别正义。应该说我国专利法立法者的初衷是好的。问题在于，该条第一款已经明确规定“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”这说明，专利权被宣告无效后，相关当事人支付侵权损害赔偿费、使用费或者转让费的权利基础从一开始就不存在。据此推论的话，应该得出专利权人从一开始就不应当获得侵权损害赔偿费、使用费或者转让费，因此应当将有关费用返还给被控侵权人、被许可使用人或者受让人的结论才对。但我国《专利法》第47条第二款、第三款却作出了基本相反的规定。这明显存在一个逻辑问题。这说明，从立法论角度看，我国《专利法》第47条第二款以及在此基础上的第三款规定是存在问题的。 那么，从立法论的角度看，专利权被宣告无效后，已经支付的专利权侵权损害赔偿费、许可使用费、转让费究竟应该如何处理呢？下面结合日本的司法实践以及学说精要探讨一下这个问题，并在此基础上提出笔者的看法，以求教各位同仁。 二、日本的司法实践和学说 日本专利法第123条虽然列举了各种可以请求宣告专利权无效的事由以及请求人的资格，但并没有规定专利权被宣告无效后的法律后果，而是把这个问题留给了司法实践和学理解释。整体上看，日本司法实践和学理解释主要围绕专利权被宣告无效后已经支付的许可使用费、转让费是否应当作为不当得利予以返还进行展开，具体形成了下列三种观点： (一)不当得利否定说 此说属日本的多数说。该说认为，被许可使用人或者受让人由于许可使用合同或者转让合同获得了专利技术，在实施专利技术的过程中获得了利益，尽管专利权被宣告无效了，原专利权人获得使用费或者转让费并不欠缺“法律上的原因”，被许可使用人或者受让人也并没有遭受什么损失，①而且为了防止出现过分复杂的法律关系，也有必要对宣告专利权无效决定的溯及力加以限制。② (二)不当得利肯定说 此说属日本的少数说。该说认为，专利权被宣告无效后，由于作为合同标的的专利权不存在了，以专利权存在为前提的专用实施权或者普通实施权当然也就不再存在，进而专利权使用许可合同或者转让合同当然也就应当无效，因而专利权人获得使用费或者转让费就欠缺了“法律上的原因”，必须作为不当得利返还给被许可使用人或者受让人。③ 不当得利肯定说还批评了不当得利否定说所持的被许可使用人或者受让人不存在损失的观点，认为被许可使用人或者受让人支付的“使用费或者转让费”本身就是其所受“损失”，因此即使被许可使用人或者受让人从实施“专利技术”中获得了利益，该种利益也不能成为否定被许可使用人或者受让人请求返还不当得利的积极理由。④ (三)折中说 此说亦属少数派，却多被日本裁判所采纳。该说认为，已经支付的许可使用费或者转让费是否应当返还，首先应当按照当事人的合同约定处理。合同约定不返还的，得遵从当事人的意愿。合同约定返还的，则当然应当返还。合同没有约定的，因欠缺“法律上的原因”，也应当返还。⑤ 在2009年日本知识产权高等裁判所审理的“石风吕事件”一案中，日本知识产权高等裁判所以当事人之间签订的合同第6条第1款存在“基于本合同支付的所有费用，任何情况都不予返还”的特别约定，未支持原告要求将已经支付的专利使用费作为不当得利返还的诉讼请求。⑥ 三、笔者的主张 笔者赞成上述第二种主张，即在专利权被宣告无效后，被许可人支付的使用费、受让人支付的转让费应当作为不当得利返还给被许可使用人、受让人。不但如此，侵权损害赔偿也应当如此处理。理由如下： 所谓不当得利，按照我国《民法通则》第92条的规定，是指没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。可见，承担不当得利之债需要同时具备以下两个要件：1.没有合法根据；2.取得不当利益，并因此造成他人损失，即一方取得不当利益和造成他人损失之间存在因果关系。专利权被宣告无效后，专利权人是否应当将侵权损害赔偿、专利权许可使用费或者专利权转让费作为不当得利返还给被控侵权行为人、被许可使用人或者受让人，关键是看是否符合这两个要件。 1.专利权人获得侵权损害赔偿、专利权许可使用费或者转让费是否存在合法根据？在专利权被宣告无效之前，虽然权利人获得侵权损害赔偿、专利权许可使用费或者转让费具有合法根据，但在专利权被宣告无效后，按照我国《专利法》第47条第一款的规定，“专利权视为自始不存在”，因而作为获得侵权损害赔偿、专利权许可使用费、转让费的权利基础从一开始也就不存在了。这说明，专利权人获得侵权损害赔偿、专利权许可使用费或者转让费在专利权被宣告无效后，并不存在合法根据，也就是上述日本学者所说的“欠缺法律上的原因”，其获得的利益也就成为了“不当利益”。 2.专利权人取得不当利益，是否因此而给他人造成损失？不当得利否定说认为，专利权人虽取得利益，但并没有因此而造成被控侵权行为人、专利权被许可使用人、受让人的损失，因为这些人从实施专利技术的行为中获得了利益。这种观点是站不住脚的。就侵权行为人来说，由于要将自己的侵权所得赔偿给专利权人，因此根本就不会有所得。更为重要的是，这种所谓的“侵权赔偿费用”根本就是不应该付出的，因为所谓的“专利技术”从一开始就不存在，所谓的“专利技术”从一开始就是其可以不需要付出任何费用、可以自由实施的技术。付出自己本来不需要付出的、可以自由实施的技术挣来的金钱，对于被控侵权行为人来说就是一种损失。 被许可使用人、受让人同样是如此。虽然被许可使用人、受让人可能通过实施所谓的“专利技术”赚取了一定收益，但一方面这种所谓“专利技术”本来从一开始就是其可以自由实施的技术，因此其赚取的这种收益就不能说是专利权人的“专利技术”给其带来的收益，另一方面即使其中的商品价格包括了“专利权使用费”，但由于最终消费者购买的不是“专利产品”，因而极有可能与被许可使用人或者受让人之间发生纠纷，这样一来，被许可使用人或者受让人赚取的收益很可能赔偿给消费者或者用于诉讼成本的消耗，其最终可能就是一无所获。⑦ 当然，上述持不当得利肯定说的日本学者提出的被许可使用人或者受让人支付的“使用费或者转让费”本身就是一种损失的观点也是非常具有说服力的。理由在于，由于专利权从一开始就不存在，被许可使用人或者受让人从一开始就没有必要为此买单，却为此买了单，买单的费用本身当然是一种损失了。 可见，专利权人获得的侵权损害赔偿、专利权人许可使用费或者转让费是符合不当得利之债的要件的，应当作为不当得利返还给被控侵权人、被许可使用人或者受让人。 那么，为什么笔者不赞成折中说中认为可以通过合同约定返还还是不返还的观点呢？是因为按照这种观点进行操作，在实践中将引发更多的争论。一是会引发合同条款本身是有效还是无效的争论。像上述日本知识产权高等裁判所审理的“石风吕事件”中双方当事人约定的合同条款，就会引发该合同是否属于“霸王条款”，是否免除了专利权人的瑕疵担保责任，是否违背了合同法的强制性规定和公共政策等争论。二是会引发专利权人是善意还是恶意的争论。如果专利权人明知自己申请的专利属于根本不应该获得授权的问题专利，其获得的费用是否应当作为不当得利返还？如何证明专利权人主观上是善意还是恶意？三是会引起“事实认识错误”的争论。在上述日本知识产权高等裁判所审理的“石风吕事件”中，原告就提出自己存在“事实认识错误”，将非专利技术当成了专利技术，因此应当适用日本民法典第95条关于意思表示错误因此法律行为无效的规定，而被告则以原告存在重大过失为由，认为应当适用日本民法典第95条关于意思表示错误的人存在重大过失的除外的规定。虽然日本知识产权高等裁判所以“原告作为以营利为目的的事业者在签订专利权独占许可使用合同时，从交易的一般习惯上看，应该对作为合同标的的专利权究竟如何—发明的技术范围、将来被宣告无效的可能性进行检讨”等为由否定了原告“事实认识错误”的主张，但一些学者却撰文认为，该案件中的原告至少存在三个方面的认识错误，即“从一开始就相信该专利不会被宣告无效，从一开始就相信该专利不存在无效的理由，从一开始就相信即使存在无效理由也不会有人提出无效宣告”。⑧这三方面的争论都涉及许多复杂问题，不是三言两语可以说清楚的。与其陷入这些复杂的争论当中，还不如直接采纳不当得利肯定说。 采纳不当得利肯定说的意义有以下几个方面： 一是可以有效遏制问题专利申请的数量，提高专利申请质量。一旦专利申请人预计到专利权被宣告无效后，获得的侵权赔偿费用、专利权许可使用费、转让费要作为不当得利返还，其花费诸多成本获得的专利权很可能是竹篮打水一场空，就不得不控制申请专利的投机心态，从而提高专利申请质量。 二是可以促使专利权被许可人、受让人在签订许可使用合同或者转让合同时，对专利技术进行慎重的检讨，从而提高获得的专利技术质量，减少纠纷发生的数量。 三是易于司法操作，可以避免诸多复杂无谓的纷争。 四、对我国《专利法》第47条的简要评述 我国《专利法》第47条显然试图在维护交易安全和维护公平价值之间取得平衡。殊不知，这样的价值追究不但使得该条第一款和第二、第三款之间存在逻辑混乱的问题，而且给司法活动造成了很大麻烦。究竟什么是专利权人的恶意给他人造成的损失？这种损失是否等同于使用费或者转让费或者损害赔偿费用的支付？既然宣告专利权无效的决定原则上没有溯及力，许可使用费、转让费或者侵权赔偿费用就不应当返还，但该条第三款又规定不返还明显违反公平原则，必须全部或者部分返还。这里的公平原则做何种解释？不返还有关费用会给对方造成一定的损失，从而明显违反公平原则，所以不管在哪种情况下都应当返还。但是，这样一来，就会推翻该条第二款规定的宣告专利权无效的决定原则上不具有溯及力的规定。⑨ 虽然从解释论的角度看，可以通过各种解释方法巧妙克服《专利法》第47条存在的问题，从而使之得以在实践中应用，但从立法论的角度看，为了给司法机关提供明确的裁判规范，为行为人提供明确的行为规定，我国还是有必要对该条予以修订。具体方法是，直接规定专利权被宣告无效后，专利权侵权损害赔偿费用、专利许可使用费、转让费必须返还。 注释： ①[日]丰崎光卫：《工业所有権法》(新版)，有斐阁1975年版，第286页。 ②参见[日]吉田和彦：《権利无効の场合既払実施料返还の要否》，《特许判例百选》(第三版)2004年，第207页。[日]吉原省三：《无効审决が确定した场合の支払济実施料などの返还の要否》，山上和则先生还历记念论文集《判例ライセンス法，発明协会2000年版，第26-27页。 ③参见[日]光石士郎：《新订特许法详说》帝国地方行政学会1972年版541.中山信弘：《工业所有権法(上)特许法》(第二版增补版)，有斐阁2000年版，第443页。 ④参见[日]才原庆道：《特许の无効と既払実施料の返还の要否》，《商学讨究》第59卷第1号。 ⑤参见[日]才原庆道：《特许の无効と既払実施料の返还の要否》，《商学讨究》第59卷第1号。 ⑥知财高判平成21.1.28“石风吕装置事件”。 ⑦参见李扬：《知识产权法总论》，中国人民大学出版社2008年版，第164-165页。